全国咨询服务热线
17732605906

莱山区商标转让要警惕的陷阱

烟台广益知识产权代理有限公司
联系人:王经理
电话:17732605906(微信同步)

新闻中心

您的位置:首页 > 新闻中心 > 莱山区商标转让要警惕的陷阱

莱山区商标转让要警惕的陷阱

作者:烟台广益知识产权代理有限公司 时间:2023-09-22 08:30:36

涉及游戏名称的商标侵权问题,应从商标侵权认定的一般规则出发,结合游戏行业的特点,综合考量是否属于商标性使用、是否导致混淆以及是否存在其他抗辩事由等问题。本文重点分析游戏名称的“商标性使用”和“混淆可能性”两个关键问题。

问题一:是否属于“商标性使用”

实践中,认定商标侵权以构成商标性使用为前提。按照《商标法》第四十八条规定,商标使用应当是“用于识别商品来源的行为”。商标权人如认为他人的行为侵犯了其商标权,其必须证明他人的行为属于商标性使用行为,即他人对于商标权人的商标标识的使用应能够起到区分商品或服务来源的作用,只有符合该前提条件的行为,才有可能侵犯商标权人的注册商标权。

判断游戏名称是否侵犯商标权,同样应当首先考虑该名称是否发挥区分来源的作用,是否属于商标性使用。一般情况下,游戏名称突出使用,具有区分游戏来源的作用,属于商标性使用,但大致有以下两种例外情况。

第一种情况是未突出作为游戏名称使用,难以发挥识别作用。比较典型的是游戏名称仅仅出现在游戏介绍的文字中,或者相关文字主要用以描述游戏的角色、道具、人物名称、故事场景等。在口袋西游等商标案中,原告主张享有芙蓉仙子等24件注册商标的权利,但被告是将相关文字用于描述游戏中角色或道具等,即作为相关角色、道具等的名称,且并未突出使用,客观上不会导致相关公众将上述文字与被告之间形成特定的对应关系,不属于商标性使用。

第二种情况是虽然突出作为游戏名称使用,但仅属于描述性使用。即对相关词汇的使用是基于该文字本身含义,用以描述服务的内容特点等,并非为了指示自己商品或服务的特定来源。典型的如“大富翁”案:“大富翁”主要用来指代“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”,并且相关公众对此已经熟知。当被告使用“大富翁”时,相关公众并不会将其作为商标识别。类似的情况还有“三代”“保皇”“挖坑”等案:三代游戏、保皇游戏、挖坑游戏等作为特定扑克游戏的通用名称,已被社会公众普遍知悉和接受,相关公众在看到这些词汇时,不能将其作为商标识别,被告使用相关游戏名称不构成商标性使用。

问题二:是否有“混淆可能性”

判断商标侵权以“混淆可能性”为核心,商品(服务)相同或类似、商标相同或近似这两个问题是主要的判断因素。除此之外,注册商标本身的知名度和显著性、被控侵权行为的主观恶意等也是重要考量因素。

第一,被控侵权游戏与注册商标核定商品(服务)是否相同或类似。游戏涉及的烟台商标注册类别主要是第9类“计算机游戏软件”等商品和第41类“在计算机网络上提供在线游戏”等服务。前者主要包括依靠下载客户端在电脑上操作的“客户端游戏”,比如2001年以来《石器时代》《仙境传说》等;后者主要包括基于Web浏览器的网络发展而成的在线多人互动游戏,即“Web游戏”,比如2007年以来的《傲视天地》《神仙道》等。而当前流行的“手游”,比如《刀塔传奇》《炉石传说》等,与前述两类商品或服务均存在紧密联系。当前涉及游戏名称商标侵权的纠纷中,“手游”占有很大比例。若主张侵权方的商标同时注册在这两个类别,相对较为容易判断。比如在“穿越火线”一案中,原告独家享有第9类、第41类穿越火线注册商标使用权。但如果主张权利一方与被控侵权方在两个类别各自享有商标权,则问题变得复杂,需要综合其他因素,结合相关行为正当性等进行判断。

第二,商标相同或近似的判断。相同或近似主要是从游戏名称与注册商标的整体字音、字形以及含义上进行区分。游戏名称商标侵权案例中,比较常见的是核心文字相同,从含义上导致混淆。比如,在“口袋梦幻”一案中,原告注册商标为梦幻西游,由于该商标用于涉及《西游记》题材网络在线游戏服务,故“梦幻”一词是判断商标是否相同、近似的重点。涉案游戏《口袋梦幻》名称中包含了“梦幻”一词,亦用于涉及《西游记》题材网络在线游戏服务,容易造成相关公众误认为涉案游戏来自同一市场主体,或存在经营上、组织上或法律上的关联。

第三,注册商标本身知名度与显著度。注册商标经权利人大量使用、相关公众基于对该注册商标的熟知在看到被控使用行为时更容易联想到在先商标的,混淆可能性更高。涉及游戏名称的商标侵权案件多为这一情形,在“穿越火线”一案中,原告游戏《穿越火线》推出市场较长时间并获得较高市场认知度,被告使用的“穿越火线2”容易使人联想到原告经营的游戏。

第四,恶意因素。商标侵权判定并不以行为人主观过错为要件,但是被控侵权者具有故意攀附在先注册商标知名度等意图的,无疑会增加混淆的可能性。在“穿越火线”一案中,原告经营网络游戏《穿越火线》数年并具有较高的知名度,被告游戏原名为《反恐杀手3——敢死队》,运营数月后改名为《穿越火线2(反恐精英版)》,且没有其他更为该名的合理理由。显然,被告具有攀附原告《穿越火线》商誉的主观目的,其刻意使用“穿越火线2”,很容易使人误认为是《穿越火线》的升级版本。

商标相同和近似的判定,首先应认定指定使用的商品或者服务是否属于同一种或者类似商品或者服务;其次应从商标本身的形、音、义和整体表现形式等方面,以相关公众的一般注意力为标准,并采取整体观察与比对主要部分的方法,判断商标标志本身是否相同或者近似。

近似商标是指商标文字的字形、读音、含义近似,商标图形的构图、着色、外观近似,或者文字和图形组合的整体排列组合方式和外观近似,立体商标的三维标志的形状和外观近似,颜色商标的颜色或者颜色组合近似,使用在同一种或者类似商品或者服务上易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认。

长期以来,商标近似困扰着企业和消费者。

共同申请是指数人为成为共有商标权人而就某一商标共同向商标局提出的注册申请。共同申请人提出申请烟台商标注册的,应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称。在共有商标注册过程中,所有申请文件都应表明申请人共同申请的意愿。申请人因变更申请文件需要向主管机关登记的,也需表明各共有人的身份。对共同申请不能做机械理解。

在具体的申请过程中,共同申请可以有以下几种方式:1、亲自申请,即各共同申请人共同亲自参加共有商标的注册申请;2、代表人申请,即数个共同申请人共同授权共同申请人之一人或数人代表各共同申请人代为申请;3、代理人申请,即各共同申请人共同委托他人代为共同申请。对申请人来说,共同申请是最可靠的申请方式,每一个申请人都可以随时了解申请进程、主张权利及其救济,但其缺点是各共同申请人相互牵制,影响了申请注册的效率。

而代表人申请和代理人申请就可以弥补这一不足。当共同申请人之部分具备申请商标注册的专业知识时,代表人申请注册无疑是最理想的方案。各共同申请人通过内部的明确协议,表明对代表人的授权、该授权的范围以及各共同申请人包括代表人对整个申请活动以及申请后果负责。在共同申请人不具备申请商标注册的专业知识时,委托具备相应专业知识的代理人代理共有商标的申请,显然是一种明智的抉择。

代理人申请权的基础是委托合同,因此,该委托合同必须明确规定代理人和被代理人各方的权利和义务,尤其是代理人的权限,必须明确。代理人在代理权限内的活动及其后果由委托人负责。授权不明时,若代理活动给善意第三人造成损失的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任。代理人或者代表人未经授权,以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册的,被代理人或者被代表人可以提出异议。

经审查该异议属实的,不予注册并禁止使用。共同申请本身也是一种民事权利,是否共同申请商标注册,应当是商标所有人的权利。商标的各所有人既可以申请注册,也可以不申请注册。这里主要涉及到对《商标法》第6条的理解。该条规定国家规定必须使用注册商标的商品,必须申请商标注册,未经核准注册的,不得在市场销售。

按照《商标法实施细则》的解释,必须使用注册商标的商品是指人用药品和烟草制品。既然法律强制这些商品只能使用注册商标,那此时的商标注册申请还是一种民事权利吗?作者认为,应当坚持商标注册申请的权利属性,当事人可以向商标行政主管机关申请商标专用权,也可以不向商标局申请商标专用权。但任何权利都不得滥用,如果权利人行使自己的合法权利损害了社会公共利益,那么对该权利的限制就是理所当然的选择。

商标的注册申请是当事人的权利,但当这种权利被滥用时,理应受到节制。《商标法》第6条的规定就是对商标注册申请权利滥用的限制。共同申请的基础,即共同申请的依据,既可以是事实行为,也可以是法律行为。共同申请人共同使用该商标的事实,是构成共同申请的事实依据。有权向商标局申请商标注册的公民、法人或者其他组织,可以将其申请权协议转让给数个公民、法人或者其他组织,这些受让人若愿意向商标行政主管机关共同申请注册该商标,自然就成为了共有商标权人。

这里的转让协议也是共同申请的基础。需要说明的是共有商标权之共同申请与数人同时申请的差异。共有商标权是数个申请人因共同申请而获得的商标权,共同申请人必须有共同申请并愿意成为共有商标权人的意思表示。而数人同时申请商标注册,是指没有共同申请的意思表示,两个或两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标向商标局提出的注册申请。

此时,商标局应初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请注册的,各申请人应当按照商标局的通知,在30天内交送第一次使用该商标的日期的证明,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。同日使用或者均未使用的,各申请人应当进行协商,协商一致的,应当在30天内将书面协议报送商标局;超过30天达不成协议的,在商标局主持下,由申请人抽签决定,或者由商标局裁决。

商标可以防止自己的品牌出现仿冒之类的不正当竞争,也可以让品牌走向一个新的台阶。商标价值是没有固定标准的,但一定有一个大概的衡量标准,一个商标的价值主要取决于商标的知名度,如果是没有知名度的商标则取决于商标持有人的定价,那么判断烟台商标注册的价值应该从哪些方面去判断呢?

1、看商标专用权的期限。每个商标的专用权期限都是十年,十年后可通过续展手续继续持有商标权。也就是说专用权期限越多的商标价值越高。

2、看商标的类别。我国的商标一共分为45类,其中有一部分类别是热门类别,这些类别的注册量比较大,同时注册难度也比较高。因此这一类商标的价值相对来说比较高,比如:医药、软件、食品饮料等类别。

3、看商标申请人。一般来说申请人为个人的商标价值会低于法人所有的商标。原因在于:个人所有的商标,其权利的稳定性会低于法人所有的商标。并且法人所有的商标一般品牌建设方面会更好,商业价值也就更高。

4、看群组的商品项。以前流行的注册方式是近可能多地扩大群组范围的进行注册。这样一来注册人享有的商品项太少,如果不及时补充注册,注册人的部分产品将无法使用注册商标。因此如果想要产品立即进入市场的话,还是商品项越多越好。

5、看商标的注册流程。一般来说注册流程中行政复议的流程越多则其价值越低说明该商标的稳定性差。如被异议、被撤三等;反之则价值较高。注册流程中正常的行政程序的流程越多则其价值越高,说明该商标被经常使用;反之则价值较低;如转让、变更等。

以上五个方面是关于判断商标价值的五个方面,经过以上几点判断,基本上你也能对眼前的商标有一个更好地评估,当然如果是投入使用的商标,就不能简单地判断,主要看这个商标所承载的商业信誉、商业价值等。


 

版权所有:烟台广益知识产权代理有限公司   网站地图  技术支持QQ/微信:1766534168